OPONIBILIDADE DOS DIREITOS DE PATENTE A TERCEIROS - NATUREZA JURÍDICA DA CARTA - PATENTE
*publicado, em nov/2003, na Revista de Direito Mercantil, v. 130, p. 158-159.


Nos termos do art. 42, da Lei nº 9.279/96, a patente “confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: i – produto objeto de patente; ii – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”.

A efetividade de tais privilégios legais é assegurada pela possibilidade de aforamento, por parte de seus titulares, de medida judicial objetivando a cessação das infirmadas práticas, sob pena de imposição de multa pecuniária diária.

De outro lado, é garantido ao titular da patente “o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre data da publicação do pedido e a da concessão da patente”, consoante preceitua o art. 44, do aludido Diploma Normativo, indenização esta a ser perseguida judicialmente, com arrimo, outrossim, no art. 159 e demais correlatos do Código Civil.

Como se observa, as prerrogativas legais conferidas ao proprietário do invento somente serão oponíveis a terceiros após o deferimento do pedido e respectiva expedição da carta-patente (1), retroagindo seus efeitos à data de sua publicação.

Neste sentido já se manifestou o Professor lucas rocha furtado, atual procurador-geral do ministério público junto ao tribunal de contas da união, em seus “comentários à nova legislação sobre marcas e patentes – lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996” verbis:

(...)
Os direitos do titular da patente somente serão oponíveis a terceiros após a concessão do registro. Enquanto não for concedida a patente, ainda que tenha ocorrido a publicação do seu pedido, descabe ao depositante querer impedir terceiros de praticar qualquer ato relacionado ao objeto de seu depósito. Porém, sendo a patente concedida, os efeitos da concessão retroagem à data da publicação. ...”
(grifamos) (2)

Segundo o respeitado procurador-geral, em caso de exploração realizada por terceiro antes da concessão, mas após a publicação do pedido, poderá o titular da patente intentar ação judicial para obter indenização.

No tocante aos atos praticados por terceiros antes da publicação, “somente caberá indenização se o titular provar que o terceiro obteve informações por meios ilícitos ...” (3).

Com efeito, conclui-se que o registro (carta-patente) possui natureza constitutiva, não subsistindo, na sua falta, a faculdade de usar, gozar e dispor da invenção, ou seja, de explorá-la em benefício de seu titular, “conferindo-lhe todos os proveitos econômicos, e, sob o aspecto, negativo, a faculdade de impedir que terceiros explorem a invenção patenteada, em decorrência da exclusividade que lhe é transmitida” (4).

Todavia, muitas são as etapas a serem percorridas até a concessão da carta-patente.

Após a apresentação do pedido de patente perante uma das Delegacias do instituto nacional de propriedade intelectual, é realizado um exame preliminar, previsto no art. 20, da lei de regência, cujo atestado de regularidade ensejará a confirmação da data de seu protocolo como de depósito.

O indigitado pedido será mantido em sigilo por 18 (dezoito) meses, contados da data de depósito, após o que será publicado, conforme consignado no art. 30, da nova lei de patentes.

Vale ressaltar que a data de publicação do pedido é de fundamental importância, eis que, consoante alinhavado, os efeitos da concessão do registro a ela retroagem, possibilitando ao beneficiário a repressão judicial de atos praticados em detrimento às suas prerrogativas legais – caso não tenham esvaído no tempo –, assim como fixando o dies a quo dos danos causados, para efeito de reparação civil (5).

Decorridos 60 (sessenta) dias de sua publicação (parágrafo único, art. 31, da lp), o exame de mérito será iniciado, a pedido do Requerente (art. 33), culminando na elaboração de parecer conclusivo acerca da patenteabilidade do invento, cujos requisitos são: novidade, atividade inventiva e utilização industrial (6).

Em conclusão, para que o depositário de pedido de patente possa se valer de medidas judiciais tendentes a impedir que terceiros explorem invento semelhante ao seu, faz-se necessário percorrer todas as etapas acima explicitadas, previstas na Lei nº 9.279/96, até a concessão da pretendida carta-patente.

Dada a natureza constitutiva da carta-patente, propugnada pela mais abalizada doutrina, somente após a sua expedição é que as prerrogativas legais conferidas ao proprietário do invento poderão ser oponíveis a terceiros.

(1) Art. 38, da Lei nº 9.279/96.
(2) Brasília : Brasília Jurídica, 1996. p. 53 – 54.
(3) Ob. cit., p. 53 – 54.
(4) DI BLASI, Gabriel e Outros, A Propriedade Intelectual, Rio de Janeiro : Ed. Forense, 1997. p. 147.
(5) Note-se que, nos termos do § 1º, do art. 30, da lei de patentes, a publicação do pedido poderá ser antecipada a requerimento do depositante, proporcionando maior proteção ao Requerente em caso de concessão futura do registro ( já que o mesmo retroagirá até a referida data). Contudo, tal antecipação não abreviará o prazo contemplado no caput do referido dispositivo, de 18 (dezoito) meses.
(6) Art. 8º, da lei de patentes.




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